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[ 24 février 2010 ]
Propriété industrielle - brevets
Licence de marque de luxe : conséquences de la revente à un soldeur
Mots-clefs : Marque, Licence, Contrefaçon
La Cour de cassation se prononce sur le sort du titulaire d'une marque face au bénéficiaire d'une licence sur celle-ci qui revend des produits à des soldeurs, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence.
Le titulaire d'une marque qui souhaite tirer profit de celle-ci en concédant une licence à un tiers a un droit de regard sur l'exploitation de sa marque. Il peut ainsi, dans le contrat de licence, limiter les modalités de commercialisation des produits revêtus de sa marque. La question était ici de savoir si le titulaire d'une marque de luxe, qui agit en contrefaçon contre son licencié, pouvait invoquer la clause du contrat de licence qui imposait un réseau de distribution sélective et interdisait la revente, notamment, à un soldeur ?
La Cour de cassation, tirant les enseignements de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes qu’elle interrogea par le biais de deux questions préjudicielles, juge que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en contrefaçon, estime que le demandeur ne pouvait se fonder sur l'article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle et sur le non-respect, par le licencié, des modalités de distribution prévues au contrat, a fait une fausse application de ce texte. Elle censure, pour fausse interprétation de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle également, le raisonnement de la cour d'appel qui a retenu que la commercialisation des produits en dehors du cadre de la licence ne pouvant donner lieu à épuisement des droits de la société de luxe. La cour d'appel de renvoi devra se prononcer sur l'action en contrefaçon et donc sur la question de savoir si les modalités de distribution peuvent ou non être un élément influent sur la qualité du produit. Rappelons que le consentement à la revente n’est pas donné lorsque le licencié méconnaît l'une des clauses de la licence à condition que celle-ci corresponde à l'une de celles prévues à l'article 8 de la directive du 21 décembre 1988 (durée, forme, nature des produits ou services, territoire et qualité des produits ou services). Il faudra donc déterminer si les modalités de distribution peuvent affecter la qualité des produits et services. Ensuite, la cour de renvoi devra répondre au licencié qui oppose l'épuisement du droit. Sur ce dernier point, il semble difficile pour le licencié d’invoquer l’épuisement du droit alors qu’il n’a pas respecté les termes du contrat…
Com. 2 févr. 2010, FS-P+B, n° 06-16.202
Références
« Contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété industrielle (brevet, marque, dessin ou modèle) concède à un tiers, en tout ou en partie, la jouissance de son droit d’exploitation, gratuitement ou à titre onéreux, moyennant le paiement de redevances ou royalties. »
« Fait pour un autre que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ou son licencié d’exploiter ce monopole, portant ainsi atteinte aux droits de son titulaire.
La contrefaçon est un délit correctionnel. Elle constitue aussi un fait générateur de responsabilité civile. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Code de la propriété intellectuelle
« Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.
Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d'une mise en gage.
La concession non exclusive peut résulter d'un règlement d'usage. Les droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.
Le transfert de propriété, ou la mise en gage, est constaté par écrit, à peine de nullité. »
« Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits. »
■ CJCE 23 avr. 2009, Dalloz actualité, 30 avr. 2009, obs. Daleau ; JCP E 2009, n° 1675, note Caron ; Propr. ind. 2009, comm. n° 38, note Folliard-Monguiral.
■ Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (art. 8)
« Licence
1. La marque peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire d'un État membre. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.
2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. »
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